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“江南奥拓”是否侵权“奥拓”

 

     2005年1月21日,第九届知识产权案例分析专家论坛在北京大学知识产权学院举行,本届论坛以“江南奥拓商标案例分析研讨会”为题展开研讨,来自知识产权界的专家、学者分别发表了自己的观点与看法。
　　背景介绍:

　　不久前,“长安奥拓”向法院对“江南奥拓”提起侵权诉讼,拥有“奥拓”商标权的重庆长安汽车制造有限公司认为,湖南江南汽车制造有限公司生产的微型轿车使用“江南奥拓”这一商标,其中的“奥拓”两字侵犯了其商标权,要求江南公司停止使用,并赔偿损失。

　　“奥拓”商标专有权人长安汽车制造有限公司的前身是长安机器制造厂,江南机器集团的前身是江南机器厂,两家均是中国兵器工业总公司下属的子企业,中国兵器工业总公司一方面行使原兵器工业部的行政职能,另一方面作为原兵器工业部下属的兵器行业所有企业的总公司行使改革以后计划经济下的企业职能。

　　“八五”期间,在党和国家有关领导同志主持下召开的中央专委第三次会议,经研究决定,同意兵器工业总公司将现有的几个微型轿车生产企业统一调整到奥拓车型上来,中国兵器工业总公司根据国家文件在1992年成立了长安汽车工业集团,该集团并非一家注册公司,只是属于兵器工业部领导的一个临时管理机构,由中国兵器工业总公司总经理担任领导小组组长,下属生产局、计划局等相关部门的领导,与4个根据国家安排生产奥拓汽车的企业长安机器厂、江南机器厂、江北机器厂、秦川机器厂的主要负责人作为小组成员,在重庆举行了一次统一奥拓项目的会议,并在协商的基础上形成一个会议纪要,其中一项重要内容就是统一商标,4个厂统一在车前使用长安机器厂注册的商标汉语拼音“CHANGAN”作为主商标,在车右后部使用该车型引进的日本厂家铃木公司原来的“ALTO”英文标志,4个厂生产的奥拓车在车左后部分别使用长安奥拓、江南奥拓、江北奥拓和秦川奥拓,以示区别。

　　1993年长安机器厂在未与其他3厂协商,也未经请示兵器工业总公司的情况下,独立申请了“奥拓”商标,并于1994年9月获得国家商标局批准。

　　长安机器厂申请注册“奥拓”商标之后,并未向其他3厂提出停止使用“奥拓”字样的要求,直到2001年,江南机器厂与另外3家股东合资成立由其控股的江南汽车制造有限公司,继续生产“江南奥拓”汽车,长安汽车制造有限公司才于2004年向法院提出江南汽车制造有限公司侵犯其“奥拓”商标权的诉讼。

　　问题一:江南机器集团公司是否拥有对“江南奥拓”的独立使用权?这种独立使用权的性质和依据是什么?

　　董葆霖:应尊重历史、照顾现实情况解决商标问题

　　关于商标的使用权问题,不能抛开事实去看,而应在尊重历史,照顾现实情况这样一个大原则的前提之下,公平解决企业之间的纠纷。

　　从历史来看,奥拓微型车是由中国兵器工业总公司在经国家同意的情况下,从日本铃木引进技术,安排其下属的长安奥拓、江南奥拓、江北奥拓、秦川奥拓这4家国有制企业统一生产,技术引进由国家出资,技术也就应归国有,也就是为4家国有企业共同所有,并共用“CHANGAN”商标,为有所区别又分别使用长安奥拓、江南奥拓、江北奥拓、秦川奥拓,这在中国兵器工业总公司的会议纪要文件里都有明确规定,这一会议纪要从行政角度讲,是一项行政命令、行政决定;从企业角度来讲,大家都同意,这也是一项约定。

　　江南机器集团根据这一会议纪要使用“江南奥拓”是一种正当行为,从动机上来讲也是善意的,为了维护生产、促进经济发展,从一开始直至现在,江南集团对“江南奥拓”的使用都是正当、善意的。

　　“江南奥拓”就是江南机器厂生产的微型车的商标,不能认为某个商标没注册就不是商标,商标的概念不是以注册和未注册来确定的。

　　王兵:未注册商标也是合法存在的

　　自1993年长安汽车制造厂注册“奥拓”之后,应该说它就成为一个注册商标,不管长安厂后来使用与否,事实上“奥拓”已经是注册商标。“江南奥拓”则是在过去的计划经济体制下多年实际使用下来,所以是一个没有注册但一直在使用的商标。注册的商标权是专有使用权,商标所有人有权排斥别人未经过其允许使用这个商标,受商标法保护;没有注册的商标,不具备商标的专有权,只有使用权,不能排斥他人使用,别人可以将你的商标注册,你的权利是在商标法之外的一种民事权利。但是,未注册商标也是合法存在的。

　　张平:“江南奥拓”作为一个未注册商标是正当合法的

　　由于“江南奥拓”没有注册商标,不具有一个完整的商标权,但是江南汽车对其的实际使用状态是作为商标来使用的,所以我们可以认为它是一种未注册商标,有独立的使用权。这种使用权是依据兵器工业总公司文件获得的,关于文件的性质,我们认为一方面它属于上级管理机关的行政指令性质,另一方面作为一个集团总公司,这种对下属公司的分配使用行为,可以在某种意义上看作是集团总公司和下属各公司之间约定的一种合同。不论是源于行政命令还是基于合同约定,总而言之,“江南奥拓”作为一个未注册商标是正当合法的。

　　董天平:长期使用,形成了一种合法利益

　　从1992年兵器工业总公司的会议纪要来看,有关各个企业生产的产品用什么样的称呼,比如说统一用“CHANGAN”总商标,为了区别,又在车后部使用“长安奥拓”、“江南奥拓”等,是在几家代表都在场的情况下作出的意思表示,当时意思的表示应该就是要有所区别,而且这种意思表示构成了一种共识。从民法的诚实信用原则而言,这种意思表示应该构成对自己行为的约束。长安已经同意江南使用“江南奥拓”,而且是把“江南奥拓”作为一种与“长安奥拓”有区别的标志来看待,在这种前提下,长安如果回头反悔不允许江南使用“江南奥拓”,这肯定是有违诚实信用原则的。因此可以说江南机器厂使用“江南奥拓”,这肯定是没有任何问题的。他已经通过长期的使用,形成了一种合法利益。虽然不能说就是使用权这样的一种绝对权利,但从反不正当竞争的角度来讲,很多知名商品,未必能构成一个绝对的权利,它只能在竞争过程当中作为一种合法的利益来保护,如果要不经过许可擅自使用,肯定就构成一种不正当竞争。“江南奥拓”对江南机器厂来说就是这样一种合法利益。

　　郑胜利:未注册商标并非不受法律保护

　　商标最核心的作用是区分产品来源和服务来源。“江南奥拓”、“江北奥拓”、秦川奥拓、长安奥拓,这是4个主体原先在他们的微型汽车上使用的标识,是一种商标,只不过有的商标是注册的,有的商标还没有注册,不管注册还是没有注册都是商标,注册的受到的法律保护可能会强一点,没有注册的受到的法律保护可能会弱一点,但并不是不保护。如果不保护,随便一个厂家生产微型车就可以使用“江南奥拓”的话,那不就乱套了。

　　问题二:江南机器集团是否有权利许可合资公司江南汽车制造有限公司使用“江南奥拓”?江南汽车制造有限公司的使用是否构成对长安汽车制造有限公司的侵权? 

　　董葆霖:江南奥拓的发展并未侵害其他各家的权利

　　本来江南机器厂自己把“江南奥拓”作为商标生产汽车是可以的,一旦扩大再生产,增加了资本成分,由别人参与,从国有制的企业变成股份制企业,就是构成了侵权,我认为这个说法也是不成立的。因为使用“江南奥拓”的状况并不会造成各家互相之间的侵犯、产品的混淆或是误认,在这种情况下,企业的机构变化,企业结构的改革,这是发展的需要,是做大做强企业的需要。商标的侵权与否,不在于企业的大小、产量的多少、质量的好坏,而是取决于这个商标是不是造成混淆和误认,如果商标不造成普通消费者产生混淆误认的话,它就不是侵权。不管企业改制情况如何,只要没有单独使用“奥拓”或是使用跟“长安奥拓”相混淆的“奥拓”,那就不会产生商标侵权。

　　王兵:“江南奥拓”有权利处分自己的商标

　　既然江南机器集团使用了“江南奥拓”这个商标,那么就是这个商标的权利人,就有处分、转让、许可别人使用这个商标的权利。虽然“江南奥拓”这个商标没有注册,但作为使用这个商标的权利人,怎么使用这个商标与他人无关。卖给人家,许可给人家,将商标合资做股等等,这都是他的权利。

　　长安汽车公司既然承认江南机器集团有权使用“江南奥拓”这个商标,那为什么许可给别人用的时候就认为是侵权?比如说这个杯子是我的,我自己可以用,那么我把这个杯子借给别人用一下,他就说不可以,这在逻辑上不合理。

　　张平:约定使用并非授权使用

　　长安公司在起诉中存在概念混淆的问题,长安认为当初会议纪要文件中是长安统一许可其他3家使用“奥拓”字样,只是许可江南机器厂自己使用“江南奥拓”,没有允许其分许可,现在江南和他人合资的公司并没有得到长安的使用许可,因此构成侵权。但请注意当时“江南奥拓”的使用并不是基于长安的授权,而是大家共同约定如何使用,因此江南机器厂拥有对“江南奥拓”的独立使用权,4家在不同程度上使用奥拓是并列的、各自独立的。江南机器集团完全有权利许可其合资子公司使用“江南奥拓”商标。

　　董天平:对这种转让投资法律没有限制性规定

　　“江南奥拓”商标作为江南机器厂的合法利益,应该允许其将这一商标转让甚至投资。

　　实际上企业无论是在改制、重组,还是搞合资的时候,存在很多类似情况,可能单独拿出来一条好的生产线、一部分优质财产,有形的和无形的一起拿出来与不良资产剥离等,单独拿出来组织一个厂子,这是改制过程当中比较常见的一种情况。这不仅仅是一个单独的合资问题,江南制造厂已经把汽车项目全部剥离出来,依附于汽车生产的相关权益一并转让过去,我觉得没有什么不合法的,因为找不出来法律上对这种行为限制的规定。

　　问题三:长安汽车制造有限公司对“奥拓”商标的注册是否得当,长安汽车制造有限公司所主张的“奥拓”商标权是一种什么性质的权利,有没有瑕疵?是否应该撤销?

　　董葆霖:由一家独占“奥拓”这一商标不公正

　　在1992年中国兵器工业总公司的文件统一“奥拓”这个引进项目时,“奥拓”并没有作为商标使用,也没有规定由谁注册。1993年长安机器厂在未与其他3厂协商,也未经请示兵器工业总公司的情况下,独立申请了“奥拓”商标,长安厂在1993年没有报经领导部门批准,就自己申请注册“奥拓”这个商标,显然是不合适的。引进技术是国家出钱,“奥拓”在市场上的声誉也是4家企业共同创造出来的,而不只是某一家的功劳,由长安独家占有“奥拓”这个商标是不够公正的。

　　李顺德:“奥拓”来自“ALTO”的音译,并非原创

　　作为汽车行业来讲,除了一个传统的主商标以外,往往针对着不同的车型,也会单独注册一个商标,这种针对特殊车型的商标,通常也可以理解为一种具体的商品商标,有时候可以把它作为这种具体车型专用的商品名称来使用,这在汽车行业是一个通行的惯例。“ALTO”作为日本铃木公司一种车型的标志,在中国也注册了英文商标,但没有注册中文商标。这样看来“奥拓”这个词作为“ALTO”的音译,它原始的设计人,或者说首先提出把它作为商标使用的,是日本的公司,不是长安公司,“奥拓”作为一种车型的名称也好,作为一种具体的“奥拓”牌车也好,都不是长安厂自己设计、独创的。

　　董天平:成为通用名称,就丧失了区别性

　　在国家批准把几个厂家的生产统一到奥拓车型这个项目上时,奥拓车的技术实际上已经引进过来了,那次是扩大到几个总装点,从这个角度上来讲,很难说最初“奥拓”这个词不是作为一种车型的特定名称。任何一个新产品诞生,可能都会用一个特定的名称称呼它,可一旦这个产品为大家所熟知,大家都来生产时,这个特定名称可能就会成为一个同类产品的通用名称,从这个角度,奥拓也可能成为一个通用名称,成为一种车型的称呼,大家只要按照同样的技术、同样的标准、同样的外观等等去生产,出来的产品都叫奥拓,就像商评委不久前裁决把优盘商标注销掉一样,“奥拓”也可能会被注销。注册时不一定是通用名称,可后来大家都这么称呼它,就丧失了区别性。

　　郑胜利:车型能不能注册成商标,值得商榷

　　关于“奥拓”这个商标能不能申请注册,有证据文件已经非常明确地说明了“奥拓”是一种车型,“奥拓车型是日本铃木公司上世纪80年代开发的产品,该车发动机排放量是970毫升,最高车速是125公里/小时,百公里耗油4升。”一种车型能不能被注册为商标,这值得商榷。

　　张平:违背共同约定,自己注册商标,有妨害其他3家合法使用“奥拓”的嫌疑

　　长安厂注册“奥拓”商标的时间晚于“江南奥拓”的使用,也晚于兵器工业总公司下属4家统一分配不同前缀“奥拓”标志的使用。当时大家共同约定“奥拓”属于公共使用的某一部分,长安厂单独拿来作为自己的一个商标,存在注册不当问题,也有妨害其他3家合法使用“奥拓”的嫌疑。

　　问题四:“江南奥拓”能否成为注册商标?“江南奥拓”与“奥拓”、“长安奥拓”的关系,是否具有相似性?

　　董葆霖:商标的本质,是区别商品来源

　　长安奥拓、江南奥拓、江北奥拓、秦川奥拓这4个“奥拓”,都是由国家规定其使用并长期使用到现在,国家当时规定几家企业各自使用自己的标志,互相之间产生区别,可以说就是一种商标的规定。各家自己使用的这个标志应该说是一个整体标志,“长安奥拓”这4个字是一个整体,是不可分割的,同样“江南奥拓”也是一个整体。4个商标各自是一个整体,各自是一个商标,互相之间是可以区别的。它们可以作为4家各自的标志,各自使用,这合乎商标法的原则。这4个商标应该都可以成为注册商标。

　　还有一个原则,就是不能够把别人的一个商标拆开去看,一个商标应该是一个整体。不能因为“江南奥拓”中包含“奥拓”两字,就认为是侵犯了“奥拓”商标权。

　　另外,“奥拓”本身也并没有作为商标来使用,长安机器厂把“奥拓”作为商标注册了,但根据兵器工业部的统计和市场调查,到目前为止它没有生产销售过一辆单独的“奥拓”牌车,也没有任何一家企业使用的是“奥拓”这个商标。“奥拓”实际上已成为一种车型,因此,我觉得现在不管是“长安奥拓”还是“江南奥拓”,都应当可以作为商标来注册。

　　王兵:在特定车型上,“江南”二字起到主要作用

　　这个案子的关键,就是怎么来认识“奥拓”商标跟“江南奥拓”这个商标的关系。江南汽车实际使用的是“江南奥拓”这一商标,而不是“奥拓”后面加一个“江南”,或是“奥拓——江南”,应该说“奥拓”和“江南奥拓”是互相独立的两个商标,从使用情况来看也不存在总商标和分商标这么一说。“奥拓”和“江南奥拓”的区别仅在于一个是注册商标,一个是未注册商标。

　　在“奥拓”这一车型领域,“江南奥拓”作为一个商标,其中“江南”二字起主要作用,“奥拓”已经类似一个通用名称,“江南奥拓”是一个独立的商标。但如果不是限定在这一车型上,换了另外一种微型车,甚至是卡车、零部件,那时再分析“奥拓”和“江南奥拓”是否近似,就可能是另外一种结论了。

　　李顺德:区分4家奥拓必须要靠前面那个限定词

　　“ALTO”译成中文“奥拓”,尽管它已经注册成商标,但是在实际使用中,是指代这种特殊车型的微型轿车。因为我们国家有4个厂家同时生产这种“奥拓”车,“奥拓”这个词在中国实际上含义就变成了4家生产的这一类车的通用名称了。它在某种意义上来讲就不再是区分生产厂家的标志了。真正区分这4家生产的不同商品就必须要靠前面那个修饰、限定词。

　　“江南奥拓”是一个起到商标作用的未注册商标,而且使用了这么多年,在长期的使用过程中,它具有了它自己的可区别性或称为显著性,也就是说具备了作为注册商标最基本的条件,从实际上来讲它已经起到了商标的作用。

　　即便不考虑奥拓项目技术由国家统一引进,国家计划4厂同时生产这样一个背景,也不能认为因为长安拥有了“奥拓”商标,别人再使用“江南奥拓”就构成侵权。相似的例子比如说可乐,第一家叫可口可乐,后来又有了百事可乐,中国又出现了非常可乐等等,最后这个“可乐”的含义就和当初原创时的含义不太一样了,它已变成一种碳酸饮料的别称,和当初作为商品商标的“可乐”已有了区别,这时可口可乐要是再主张别家企业生产可乐是对它的侵权,这恐怕很难得到大家的认同。

　　董天平:不能仅仅因为包含部分文字就认为是侵权

　　从提供的材料所反映的使用“江南奥拓”的实际情况看,“江南奥拓”现在已经起到了一种区别商品来源的作用,就算要保护“奥拓”商标,我们也要把“奥拓”和“江南奥拓”比较来看,双方的区别究竟在哪儿,不能仅仅因为包含这两个文字就认为是一种侵权。“奥拓”本身有描述车型、称呼车型的性质,真正起作用的就是“江南”两个字,把“江南”和“奥拓”组合在一起才起到商标的作用,客观上也不会造成误认,一般消费者买这种商品,他的普通注意力要远远高于我们买日用品的注意力,购买不同商品的注意力是不同的,财产价值决定了消费者不会搞混。

　　郑胜利:判断能否区别,跟商品的价值相关联

　　商标主要起区分作用,能否区分要考虑两个因素:一是消费者群,汽车的消费者群是什么,这个跟本案的关系不是特别大;第二,判断能否区别,最主要要跟这个商品的价值相关联,这一点可能跟本案关系非常大。本案的商标是使用在汽车上,对于这么一种价值很高的商品,消费者是会给予特别注意的,跟一般人买一副眼镜,买一支笔所投入的注意力是不同的,到现在对方也没有,而且我也相信几乎不可能提供一个要买“长安奥拓”汽车的人把“江南奥拓”汽车给买回家里去的例子,这种概率几乎不存在,因为汽车是一个很特殊的商品,它的价值量决定了消费者不容易将其混淆。

　　类似的纠纷是“吉利”跟“丰田”的标志,如果不用在商品上,把这两个标志单独摆在一起来看,还真有一点相似,但因为它是用在一种很特殊的商品上,因此并没有造成混淆。没有哪个消费者要买“丰田”而错买了一辆“吉利”车,这是同一种思路。

　　主持人张平:

　　今天我们各位专家就江南奥拓商标案例中存在的一系列法律问题进行了热烈的讨论,从个人对商标法的理解来说,我认为审判这个案子应该以促进和有利于双方共同发展,达到双方共赢为宗旨,希望双方之间的争议能够早日得到圆满的解决。(于洋、裴宏、李滨整理)

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